案例评析｜侵权警告函构成商业诋毁的情形

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导语

对于发送侵权警告时未尽必要的谨慎注意义务，在涉嫌侵权事实的判断不具有较高确定性的情况下，径行向竞争对手及其客户发送误导性信息的侵权警告，损害对手商誉的，构成商业诋毁并承担法律责任。

供稿：戚海洋，艾可颂

编辑：戚海洋，艾可颂

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案情概述

上诉人江苏星徽精密科技有限公司（以下简称江苏星徽公司）因与被上诉人无锡晶美精密滑轨有限公司（以下简称晶美公司）及原审被告广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称广东星徽公司）商业诋毁纠纷一案，不服江苏省泰州市中级人民法院（2020）苏12民初166号民事判决，向本院提起上诉。

江苏星徽公司上诉请求：撤销一审判决第一、二项；依法改判驳回晶美公司全部诉讼请求；由晶美公司承担一、二审诉讼费用。事实和理由：1.一审法院认定江苏星徽公司的发函行为属于在竞争市场上传播虚假信息或者误导信息，属于认定事实错误。（1）江苏星徽公司发送的专利侵权警示函中不存在捏造的虚假信息，也不存在误导信息。（2）江苏星徽公司未对函告信息在竞争市场上进行“传播”，其发函对象明确且特定。2.一审法院认定江苏星徽公司在未经有权机关对晶美公司涉案产品认定构成侵权且未向晶美公司直接提出主张的前提下，径行选择向晶美公司的合作对象就涉嫌侵权行为发函明确声称晶美公司涉嫌专利侵权，未尽到合理注意义务，属于认定事实和适用法律错误。（1）专利侵权警示函的发函行为不以有权机关对涉案产品认定专利侵权为前提。（2）专利侵权警示函的发函对象或发函顺序不存在法律规定的先后顺序，江苏星徽公司向晶美公司的合作对象发函前无需先与晶美公司协商。（3）江苏星徽公司对发函内容已尽到合理注意义务。3.一审法院认定江苏星徽公司的发函行为客观上对晶美公司的商誉造成了损害，属于事实认定错误。（1）警示函内容不存在任何诋毁、贬低晶美公司的措辞。（2）商业信誉、商品声誉之损害结果的发生以及该损害结果与被诉侵权行为之间的因果关系，应由晶美公司承担举证责任。海尔集团公司（以下简称海尔公司）在收到警示函后仍然与晶美公司合作，可见晶美公司的商业信誉、商品声誉未发生贬损。海尔公司配货比例调整系项目中标的结果，不能仅凭配货比例调整发生在发函行为之后即认定二者存在必然因果关系。4.专利侵权警示函的内容不应苛求客观上的完全确定无疑，一审法院适用法律错误。

争议焦点

争议焦点是被诉发函行为是否构成商业诋毁的不正当竞争行为。

二审法院认为

本案中，江苏星徽公司向晶美公司的客户发送专利侵权警示函属于专利侵权警告行为。根据《中华人民共和国专利法》及相关司法解释的规定，专利侵权警告是权利人为自行保护专利权，与涉嫌侵权人协商解决纠纷的重要途径和环节，此种方式解决争议有利于降低维权成本、提高纠纷解决效率和节约司法资源，为法律所鼓励与认可。但是，权利人发送侵权警告应适当，不能滥用侵权警告损害他人合法权益、扰乱市场竞争秩序。如果权利人为谋求市场竞争优势或者破坏竞争对手的竞争优势，以不正当方式滥用侵权警告，损害竞争对手合法权益，则超出权利行使的范围，可能构成商业诋毁或其他不正当竞争行为。《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条规定，经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。发送专利侵权警示函属于正当专利维权行为还是构成商业诋毁的不正当竞争行为，需要根据权利人的权利状况、侵权警告的具体内容、发送对象及方式等多种因素，综合判断权利人在发送侵权警告时是否尽到必要的谨慎注意义务，依据的涉嫌侵权事实是否具有较高程度的确定性。如果发送侵权警告时未善尽谨慎注意义务，以编造、传播虚假或误导性信息的方式损害竞争对手的商誉，则构成商业诋毁行为。基于以下因素的考量，本院认为江苏星徽公司向晶美公司的客户发送专利侵权警示函的行为构成商业诋毁。

首先，江苏星徽公司发送专利侵权警示函时未尽到谨慎注意义务，主要表现在以下几个方面：

其一，江苏星徽公司并非涉案专利的权利人，虽然其具备该领域一定的专业技术知识，但对涉案专利技术及专利权稳定性状况的掌握程度均相对有限。一旦其主张的专利权利要求存在无效的情形，则丧失指控他人专利侵权的权利基础。因此，作为专利的排他被许可人，在发送侵权警告时负有更高的注意义务。江苏星徽公司在专利被许可一个多月便委托侵权比对分析，不到半年的时间即向晶美公司的客户发送涉案专利侵权警示函，显然缺乏足够的谨慎度。而江苏星徽公司主张的专利权利要求1、3被宣告无效，其在侵害发明专利权纠纷诉讼中撤回对晶美公司的起诉，恰恰说明江苏星徽公司在对涉案专利的有效性未作出合理预判的情况下，发送专利侵权警示函欠缺充分的考虑。

其二，专利侵权判断具有较强的专业性，被控侵权产品落入专利权保护范围仅仅是判断侵权是否成立的一个方面，还需要结合各种不侵权抗辩事由，如使用的是现有技术，存在先用权等情形进行综合认定。江苏星徽公司发送专利侵权警示函依据的是其自行委托的知识产权代理公司出具的侵权评估报告，该报告得出的结论也只是晶美公司生产的涉案冰箱滑轨可能会落入涉案专利权利要求1和3的保护范围，可能会引发侵权纠纷，并非确定性的侵权判定结论。而江苏星徽公司二审提供的证据1～3、5并未提及晶美公司生产的具体产品，无法证明警示函涉及的被控侵权产品落入涉案专利权利要求1的范围。由此可见，江苏星徽公司在发送侵权警示函时对晶美公司涉嫌侵权的事实判断并不具有较高的准确性，尚未达到较高的审慎注意程度。

其三，江苏星徽公司发送警示函的对象并非涉嫌侵权产品的制造商晶美公司，而是该产品的使用者。虽然相关法律规定并未限制警示函的发送对象和顺序，但产品的使用者对专利侵权问题的判断能力相对于制造者而言，明显偏弱，而其避险意识又较强，更容易受到侵权警告的影响。因此在具备上述两个因素的情形下，江苏星徽公司未与涉嫌侵权产品的制造者晶美公司求证沟通，而是径行向产品使用单位——晶美公司的四大合作客户发送警示函，难谓善尽谨慎注意义务。

综合以上因素，江苏星徽公司在不熟知专利权状况，对涉嫌侵权事实的判断并不具有较高程度确定性的情况下，贸然向竞争对手晶美公司的核心客户发送专利侵权警示函，足以认定其未尽到审慎注意义务。

其次，江苏星徽公司发送的专利侵权警示函存在误导性信息，损害了晶美公司的商誉，主要理由：

其一，涉案专利侵权警示函在“结论与诉求”部分明确晶美公司生产的涉案冰箱滑轨的具体结构与专利权利要求1、3的描述完全一致，落入专利的保护范围，使用涉案产品的行为已涉嫌构成专利侵权且影响了江苏星徽公司的正常经营。同时明确“维权要求”为收函企业立即停止生产、销售、许诺销售侵害其专利权的产品，并对使用的滑轨进行侵权排查。虽然警示函及附件中多处使用“可能”“涉嫌”等措辞，但在警示函最重要且最引人关注的结论部分，以肯定的语气给出涉案产品构成专利侵权的结论，“维权要求”的具体内容使用加黑、下划线的方式进行标注，足以使收函企业误认为晶美公司生产的涉案冰箱滑轨构成专利侵权，对其商品声誉和商业信誉造成损害。江苏星徽公司上诉认为收函企业海尔公司收到警示函后，并未直接认为晶美公司的产品侵权，而是开展侵权评估工作，且继续保持与其合作，证明警示函没有对发函对象造成误导。对此本院认为，海尔公司收到警示函后，虽然没有直接确认晶美公司生产的产品构成专利侵权，从而停止与其的合作关系，但要求晶美公司开展专利侵权风险排查，恰恰说明海尔公司已经对晶美公司提供的产品存在专利侵权产生了误解。因此，不能由于海尔公司具有较为完善的知识产权法律评估体系，对警示函的处理采取谨慎的态度，即认为其并未受到警示函相关内容的误导。江苏星徽公司对此的上诉理由不能成立，本院不予支持。至于海尔公司对滑轨供货配额比例的调整即使与江苏星徽公司发送的专利侵权警示函无关，也不影响警示函对海尔公司产生误导的认定，故江苏星徽公司为此提交的二审新证据6～10不能达到相应的证明目的。

其二，涉案专利侵权警示函的发函对象虽然只是针对晶美公司的四大合作客户，但该些客户同时也是江苏星徽公司的合作对象。在冰箱滑轨产品的竞争市场上，涉案四大冰箱企业的地位举足轻重，涉及的地域范围亦较广，江苏星徽公司向四家企业发函，足以对该市场产生一定的影响，构成对警示函相关信息的“传播”。江苏星徽公司仅以发函对象明确且特定，即认为未对函告信息在竞争市场上进行“传播”的理由不能成立，本院不予采纳。

基于以上分析，本院认为江苏星徽公司与晶美公司系同业竞争者，有时二者之间甚至处于非此即彼的竞争关系。江苏星徽公司向晶美公司与其共同的核心客户发送专利侵权结论明确的警示函，未尽到谨慎注意义务，具有谋求市场竞争优势的主观意愿，造成晶美公司商品声誉及商业信誉的受损，构成商业诋毁。

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